近日，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就博登酷貿(mào)易（北京）有限公司訴北京拼搏體育用品有限公司、行吟信息科技（上海）有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)及拼搏體育反訴惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟一案作出一審判決，駁回原告博登酷公司的全部訴訟請(qǐng)求及拼搏體育的反訴請(qǐng)求。

　　本案由三聚陽(yáng)光與三聚律所組成的代理團(tuán)隊(duì)共同代理被告、反訴原告北京拼搏體育用品有限公司出庭應(yīng)訴。目前對(duì)方并未上訴，一審判決已生效。

　　在本案中，面對(duì)對(duì)方以專利訴訟、平臺(tái)投訴等手段對(duì)拼搏體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的集中影響，我方在就專利侵權(quán)實(shí)體問題充分抗辯的同時(shí)，也依法提起了“惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟”的反訴，請(qǐng)求法院一并審查對(duì)方維權(quán)行為是否超出了合理邊界、構(gòu)成對(duì)訴權(quán)的濫用。盡管一審法院最終未支持該項(xiàng)反訴請(qǐng)求，但在本案中將專利權(quán)人“默示許可”問題明確納入審理視野，并確定了間接侵權(quán)的規(guī)制邊界，使得我國(guó)專利民事訴訟相關(guān)界定標(biāo)準(zhǔn)和考量因素獲得了更為公開、清晰的討論，也體現(xiàn)了我方在應(yīng)對(duì)專利訴訟時(shí)，既尊重權(quán)利保護(hù)，又主動(dòng)運(yùn)用程序性救濟(jì)工具維護(hù)委托人正常經(jīng)營(yíng)秩序的策略思路。

　　拼搏體育通過本案獲得了法院對(duì)其產(chǎn)品非專用品屬性與合理信賴基礎(chǔ)的認(rèn)可，也在司法層面推動(dòng)了間接侵權(quán)制度與“默示許可”規(guī)則在冰雪運(yùn)動(dòng)裝備領(lǐng)域的一次重要實(shí)務(wù)探索。

一、從雪場(chǎng)實(shí)踐中走出的創(chuàng)新品牌

　　拼搏體育是一家專注單板滑雪裝備的創(chuàng)新企業(yè)，近年來在“快穿固定器”這一細(xì)分賽道持續(xù)投入研發(fā)，形成了自有品牌X-VITX。公開資料顯示，拼搏體育長(zhǎng)期致力于單板滑雪裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在“快穿固定器”等產(chǎn)品上申請(qǐng)并獲得多項(xiàng)專利授權(quán)，其經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋單板滑雪固定器、單板滑雪靴等核心品類。

　　本案中，被控產(chǎn)品即為拼搏體育推出的“X-VITX單板滑雪快穿固定器”。

二、“快穿固定器”引起的發(fā)明專利紛爭(zhēng)

　　涉案專利為美國(guó)伯頓公司擁有的中國(guó)發(fā)明專利ZL201580061956.5“滑雪板固定器和靴子”。伯頓公司將該專利以獨(dú)占許可方式授權(quán)給博登酷公司在中國(guó)地區(qū)實(shí)施，并授權(quán)其提起訴訟。

　　博登酷公司主張：1、拼搏體育在“小紅書”“淘寶”等平臺(tái)銷售的X-VITX快穿固定器，在與伯頓品牌StepOn滑雪靴配合使用時(shí)，落入涉案專利部分權(quán)利要求的保護(hù)范圍；2、拼搏體育通過線上測(cè)評(píng)、招募體驗(yàn)滑手、向雪具租賃店供貨等方式，直接實(shí)施專利并誘導(dǎo)、幫助他人實(shí)施涉案專利；3、拼搏體育構(gòu)成專利侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、銷毀模具、賠償損失等民事責(zé)任。

　　我方則認(rèn)為拼搏體育產(chǎn)品本身并不包含滑雪靴，屬于與滑雪靴配合使用的固定器；一方面其后續(xù)已研發(fā)出與自身快穿固定器匹配、且不落入涉案專利保護(hù)范圍的自有滑雪靴，產(chǎn)品具有實(shí)質(zhì)性非侵權(quán)用途；另一方面，涉案專利權(quán)利要求中涉及“固定器”的部分并未覆蓋拼搏體育的技術(shù)方案，且博登酷公司在市場(chǎng)上長(zhǎng)期單獨(dú)銷售滑雪靴而未附加明確限制，其行為構(gòu)成對(duì)購(gòu)買者的默示許可。

　　在專利侵權(quán)之訴之外，我方以惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟為由提起反訴，認(rèn)為博登酷公司明知其產(chǎn)品并不侵權(quán)仍發(fā)動(dòng)訴訟，并以此向平臺(tái)投訴導(dǎo)致商品鏈接被下架，造成經(jīng)營(yíng)損失，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)費(fèi)用。

三、爭(zhēng)議焦點(diǎn)：間接侵權(quán)、專用品與“默示許可”

　　圍繞上述事實(shí)，法院歸納并重點(diǎn)討論了三個(gè)法律問題：

　　1.拼搏體育提供的快穿固定器是否屬于《解釋（二）》第二十一條所稱“專門用于實(shí)施專利的產(chǎn)品”？

　　2.在終端消費(fèi)者“滑雪靴+固定器”組合使用的情形下，是否可以推定存在“他人實(shí)施了侵權(quán)行為”？

　　3.專利權(quán)人長(zhǎng)期單獨(dú)銷售滑雪靴而未作限制，是否構(gòu)成對(duì)購(gòu)買者的“默示許可”？拼搏體育是否可以基于誠(chéng)實(shí)信用原則主張合理信賴？

四、法院認(rèn)定：駁回專利侵權(quán)訴訟

　　（一）關(guān)于“專門用于實(shí)施專利的產(chǎn)品”的認(rèn)定

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院首先指出，專利間接侵權(quán)制度本質(zhì)上是對(duì)專利排他效力的擴(kuò)張，適用時(shí)必須嚴(yán)格限制“專用品”的范圍。司法解釋中“專門用于實(shí)施專利的產(chǎn)品”應(yīng)從客觀用途判斷，即客觀上僅能用于實(shí)施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，而不能以當(dāng)事人的主觀意圖為唯一標(biāo)準(zhǔn)。

　　在本案中，拼搏體育已經(jīng)證明：除與伯頓StepOn滑雪靴配合外，其已自主研發(fā)與X-VITX快穿固定器相適配的自有滑雪靴；該配套技術(shù)方案不落入涉案專利要求的保護(hù)范圍。   

　　法院據(jù)此認(rèn)為：X-VITX快穿固定器具有實(shí)質(zhì)性非侵權(quán)用途，并不屬于“專門用于實(shí)施專利的產(chǎn)品”，不符合幫助侵權(quán)的構(gòu)成要件。

　　（二）關(guān)于“他人實(shí)施侵權(quán)行為”的推定與私人使用問題

　　涉案專利為“滑雪靴+固定器”組合裝置專利。將兩者組裝的，是終端滑雪者。拼搏體育抗辯稱：終端消費(fèi)者多為非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，其行為構(gòu)成私人使用，不屬于侵權(quán)。

　　法院在判決中作了較為細(xì)致的論述：從專利保護(hù)整體目的看，在某些情形下可以將終端消費(fèi)者的使用納入“他人實(shí)施侵權(quán)行為”的推定范圍，尤其是當(dāng)“組合行為極其簡(jiǎn)單，只要同時(shí)獲得靴子和固定器就能組裝并用于商業(yè)性供給時(shí)”；但是，是否最終構(gòu)成間接侵權(quán)，還要結(jié)合“專用品”標(biāo)準(zhǔn)以及權(quán)利邊界、社會(huì)公共利益等綜合衡量。最終，法院并未以“私人實(shí)施”直接排除終端消費(fèi)者行為，而是回到前述“專用品”認(rèn)定及“默示許可”分析，認(rèn)為本案并不適宜擴(kuò)大間接侵權(quán)規(guī)則的適用范圍。

　　（三）關(guān)于“默示許可”與誠(chéng)實(shí)信用原則

　　這是本案最具特色、也最具示范意義的部分。法院從以下幾個(gè)角度出發(fā)：

　　1.專利實(shí)施許可的形式。修訂后的《專利法》不再要求許可合同必須采用書面形式，為“默示許可”留下了制度空間；依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則，當(dāng)他人有合理理由相信自己可以自由實(shí)施相關(guān)技術(shù)時(shí)，應(yīng)保護(hù)其信賴?yán)妗?/p>

　　2.博登酷公司及其關(guān)聯(lián)公司在市場(chǎng)行為上的安排。既銷售“靴子+固定器”的組合專利產(chǎn)品，又分別單獨(dú)銷售滑雪靴和固定器；滑雪靴本身只能與固定器搭配使用，且固定器的損耗頻率高于滑雪靴，消費(fèi)者在購(gòu)買滑雪靴后“尋找可兼容固定器”具有高度可預(yù)見性；在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，權(quán)利人單獨(dú)銷售滑雪靴時(shí)未附加明確限制條件，對(duì)“只能搭配專利固定器使用”的告知也較為滯后。

　　3.權(quán)利要求布局與公開效果。涉案專利共有76項(xiàng)權(quán)利要求，其中既有“靴子+固定器”的組合權(quán)利要求，也有單獨(dú)針對(duì)“靴子”或“固定器”的權(quán)利要求；拼搏體育提供的固定器并未落入任何單獨(dú)“固定器”權(quán)利要求保護(hù)范圍，并非權(quán)利人“獨(dú)創(chuàng)性發(fā)明”的直接對(duì)象；在此基礎(chǔ)上，結(jié)合權(quán)利人在銷售行為中對(duì)購(gòu)買者未盡到限制提示義務(wù)，足以使下游企業(yè)合理相信自己有權(quán)提供與專利靴子相適配的固定器。

　　據(jù)此，法院認(rèn)定：權(quán)利人在無(wú)附加條件地將專用靴子投放市場(chǎng)時(shí)，對(duì)購(gòu)買者構(gòu)成了對(duì)其實(shí)施相關(guān)專利的“默示許可”；拼搏體育基于誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)不構(gòu)成侵權(quán)享有合理信賴。

　　在“默示許可+非專用品+實(shí)質(zhì)性非侵權(quán)用途”三重考量下，法院最終認(rèn)定：拼搏體育為滑雪者提供適配涉案滑雪靴的固定器，既不構(gòu)成幫助侵權(quán)，也不構(gòu)成教唆侵權(quán)。

五、現(xiàn)有技術(shù)抗辯與惡意訴訟反訴

　　（一）現(xiàn)有技術(shù)抗辯的邊界

　　拼搏體育在訴訟中援引了兩件美國(guó)專利文獻(xiàn)，主張涉案專利不具備創(chuàng)造性，其技術(shù)方案屬于現(xiàn)有技術(shù)。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：在侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人可主張“實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù)”，法院僅在新穎性層面審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯；創(chuàng)造性問題原則上應(yīng)通過無(wú)效宣告程序解決。

　　本案中，盡管國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最終宣告涉案專利部分權(quán)利要求（15–21）無(wú)效，但這屬于另行行政程序的結(jié)果，并不影響一審法院對(duì)本案侵權(quán)與否的獨(dú)立判斷。

　　（二）關(guān)于“惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟”的反訴

　　針對(duì)拼搏體育的反訴，法院指出：惡意訴訟的判斷基礎(chǔ)在于權(quán)利濫用，主觀上須具有損害他人之故意，而不能僅以敗訴與否簡(jiǎn)單劃線；博登酷公司在本案中的行為——發(fā)出律師函、在對(duì)方催告后提起訴訟——屬于在既有權(quán)利基礎(chǔ)上的正常維權(quán)，且專利部分權(quán)利要求被宣告無(wú)效的結(jié)果并非其可預(yù)見或故意追求的后果。

　　因此，法院認(rèn)為博登酷公司尚不構(gòu)成惡意訴訟，不支持拼搏體育關(guān)于惡意訴訟損害賠償?shù)姆丛V請(qǐng)求。最終，一審判決駁回原告博登酷公司的全部訴訟請(qǐng)求，同時(shí)駁回拼搏體育的反訴請(qǐng)求。

六、啟示：在專利保護(hù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之間尋找平衡